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加拿大专家介绍如何在该国使用《马德里议定书》

[日期:2019-05-10]   来源:法制日报法制网  作者:五洲普华国际知识产权   阅读:188次[字体: ]

  自2019年6月17日起,加拿大将正式成为《商标国际注册马德里协定有关议定书》(下文将简称为《马德里议定书》)《商标新加坡条约》以及《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》的成员。同时,加拿大的商标法律体系也会进行较大幅度的修订,而此举将会对品牌所有人开展商标申请、审查以及异议程序等工作造成影响。


  尽管加拿大加入《马德里议定书》可以为国际商标的所有人们带来诸多益处,但是申请人仍需要对加拿大本土注册制度中的一些特别之处多加留意,以此确定是在加拿大提交单一国家申请还是借助马德里体系将商标权延伸到加拿大境内。为了厘清如何应对这些特殊的规定,建议人们从加拿大当地的专业机构处获得相关建议。


任何正在加拿大境内使用、准备使用或者有权使用其商标的人士都可以提交申请


  自2019年6月17日起,加拿大将废止一部分有关“实际使用商标”的注册要求。具体来讲,加拿大的申请人在提交注册申请时将无需提供商标的使用证明,同时在完成注册前也不必提供商标的《使用声明》。不过,这个规定并不意味“实际使用商标”这一条件变得毫无意义,因为任何人都能够以该申请人未使用或者并未尝试使用其商标而就此提出异议请求。所有申请人,包括那些使用《马德里议定书》的申请人都将适应上述规定。


提示:确保申请人提前知晓加拿大有关“实际使用商标”最新的规定,因为违反这些规定将会导致其丧失掉商标权。


除了注册商标之外,申请人还需要留意那些未完成注册的标志


  加拿大知识产权局(CIPO)的商标部门会检查所有新提交的申请(包括那些通过马德里体系提交的申请)是否与此前已注册商标以及已提交的申请存在着相似之处。此前,那些未完成注册工作的标志所有人们不仅可以对任何商标申请提出异议,同时也可以按照《普通法》的规定来对涉案标志进行质疑。因此,建议申请人提前开展检索工作,不仅要对那些已注册的商标进行检索,同时也要在数据库中仔细查看其它尚未完成注册的标志。


提示:在提交申请前就要开展检索工作。提前全面了解自己的商标申请有助于申请人在正式递交申请前采取最正确的策略,并以此来提高注册的成功率,同时降低遭到异议的概率。


加拿大有关注册的规定与其他国家大为不同


  《加拿大商标法》中的注册审查标准涉及下列事项:名称、描述性或者一般性的意义、与政府机构和大学特殊标志的相似性以及固有显著性(这个是新增的审查标准)。CIPO有权在申请人提交非传统标志(以及被CIPO认为本身没有显著性的标志)时要求其证明该标志具有获得显著性。此举要求申请人在递交申请前就需要提供其已使用该商标在加拿大境内开展销售营销活动的充足证明。


提示:那些为含有名称和地理意义的标志或者非传统标志提交申请的人士可能会在加拿大面临及其严苛的审查,而这意味着申请人也许要面临一定的延迟以及计划外的费用。因此,向当地的专业咨询机构寻求帮助无疑是一个明智之举。


那些出于恶意提交的申请会遭到异议


  作为对抗域名抢注者以及商标流氓的反制措施,近期修订后的《加拿大商标法》将允许人们以“恶意提交申请”为由来提出商标撤销申请。此外,自2019年6月起,有关各方也可以使用上述理由来提出异议请求。虽然加拿大还需要一定的时间才能就“何为恶意申请”这个问题给出清晰的答案,但是目前可以确定的一点便是提出该指控的一方将会承担起提交相关证明的责任。从实际情况来看,是否存在恶意的标准主要取决于被告方提交了多少件申请,以及这些申请涉及多少产品与服务类别。

提示:那些所提交申请中含有过于宽泛的产品与服务类别的申请人可能会被看成是出于“恶意的”。


加拿大的审查程序非常漫长,而异议程序甚至要花上数年的时间

  目前,CIPO商标部门完成一件新申请审查的时间已经超过了一年。而异议程序通常要持续三年以上。因此,CIPO根据自身实际情况选择的是在收到世界知识产权组织的国际注册或后期指定通知之日起18个月内发出临时驳回通知,而且会指派专门的团队来审查一切申请。


提示:申请人应该知道即使其从提交单一国家申请转成使用《马德里议定书》来提交申请,完成整个注册的时间也不会短。在加拿大完成审查以及异议程序所需要的时间要长于其他国家。


相比于其他国家,加拿大的申请人需要提供更加详细的产品与服务说明


  众所周知,CIPO商标部门所采用的审查标准极为严苛。像类别标题,或者诸如“服饰”等较为宽泛的表述,即便其他国家可以认可这种写法,但是在加拿大却无法通过审查。此外,虽然目前分类说明是由申请人酌情填写的,但是自2019年6月17日以后,法规将会强制人们提供上述信息。因此,申请人需要明白有些可以被其他国家接受的分类未必能够在加拿大通过审查。


提示:在加拿大提交申请前一定要仔细斟酌好相应的产品与服务类别。


通过《马德里议定书》提交申请的申请人可以提前确定优先权日


  尽管加拿大在2019年6月17日之后才会正式实施《马德里议定书》,但是在上述日期之前提交过申请的申请人仍尽早要求确立优先权日。


提示:不要忘记提出优先权请求


如果加拿大的注册商标(包括其他根据《马德里议定书》完成注册的商标)已经超过三年未投入使用,那么其可能遭到撤销


  根据加拿大的规定,只要某一件注册商标未投入使用的时间超过了三年,那么有关各方便可以就此提出撤销该商标的请求,而这个时间要远远短于其他国家的标准。此外,任何一方都可以主动提出启动上述程序的请求。而在获得上述程序已启动的通知后,涉案商标的注册人必须要证明自己在收到该通知之前的三年里确实充分使用了该标志,或者某些极端因素对该商标的使用造成了干扰。如果注册人未能提供充足的证明,那么其商标可能会被撤销,或者仅限于用于某些特定产品与服务。当然,大麻类以及烟草类标志不会因为“未使用”而遭到撤销,因为本身这些标志就会受到其他一些法律规定的约束。


提示:实际上,撤销商标的理由有很多,诸如未进行使用、在先权利、不具备显著性以及标志固有的一些注册障碍等。因此,人们应该主动与加拿大当地的专业机构取得联系,从而避免自己的商标遭到撤销或者无效请求。


只要在加拿大真正使用过商标才能获得保护


  尽管加拿大已经减缓了注册流程(包括加入了《马德里议定书》)并允许人们能够更加简单地在该国获得商标权,但是归根结底这些商标申请人还是需要将这些商标真正地投入使用才能获得保障。根据加拿大的规定,人们要求政府采取执法行动的前提便是其自完成商标注册工作后已经连续使用该标志超过了三年时间。换言之,如上文所述,在完成注册的三年后,所有注册商标在加拿大都可能会因“未投入使用”而遭到撤销。


提示:在加拿大真正使用过商标才是维持与保障商标权的关键标志。当地的律师团队可以帮助商标持有人制定出最佳的商标战略。


尽管《马德里议定书》帮助申请人降低了一部分费用并优化了一部分注册流程,但是申请人仍应该在检索、提交申请、保障与维护权利等环节上与当地的专业机构开展合作。


  总而言之,会有相当一部分的标志将更适合根据《马德里议定书》来在加拿大寻求保护。同时,人们还要及时找到标志自身固有的一些问题,以充分享受到加拿大加入该议定书的好处。(编译自:www.mondaq.com) 

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