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五洲普华小讲座-商标被诉侵权案件中的抗辩盾牌

[日期:2019-07-03]   来源:五洲普华国际知识产权  作者: 五洲普华-朱律师   阅读:147次[字体: ]

 

2018年浙江知识产权司法保护分析报告》显示,2018年浙江法院共新收一审、二审、再审等各类知识产权案件30371件,其中商标权民事一审案件5186件,占比18.34%,同比上升12.47%。商标侵权案件的增加随之而来的是被告代理服务需求的上升,因此举起哪些抗辩盾牌为被诉方提供专业意见系知识产权法律人需要归纳总结的问题。

 

盾牌一:原告的主体资格

 

《商标法》第六十条规定有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。因此,当侵害商标权案件发生时,商标注册人和利害关系人可以向法院起诉。而根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定商标法第五十三条(2002年商标法为第53条,现商标法为第50条)规定的利害关系人,包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。一般来说,商标注册人提起诉讼无可厚非,但利害关系人提起的诉讼必须要核实原告提供的商标许可使用合同或者授权书,特别要注意排他许可和普通许可中,原告提供的材料是否符合司法解释的要求。

 

盾牌二:权利的稳定性

 

通常来说,原告会使用商标注册证来证明自身享有的注册商标专用权,然而注册商标专用权在取得后并非永久稳定。注册商标会因为被他人或者商标局提起撤销或无效而失效,也会因为权利人没有及时续展而失效。被撤销或无效的注册商标由商标局就撤销和无效的情况公告,未续展的注册商标由商标局注销。但上述提及的失效的商标仍由商标注册人持有商标注册证,因此,被诉方在接到诉讼材料时需要在“中国商标网”核实对方的权利。

 

盾牌三:商标与商品类别

 

据《商标法》第五十七条的规定,以下两种商标使用行为构成商标侵权:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。因此,被告可以从两个角度提出抗辩。其一为商标标志本身是否构成相同或近似。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条对商标相同及商标近似做了解释。商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。其二为注册商标核定使用的商品与被诉方实际使用的商品构成相同或类似的问题。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》在第十一条对类似商品及类似服务做了规定并在第十二条对如何判断做了规定。

 

盾牌四:在先使用抗辩

 

《商标法》第五十九条第三款规定商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。该条抗辩的适用要件在于以下几点:1、被告在先使用的行为必须在涉案注册商标“申请日”之前而非“注册日”之前;2、被告在先使用的行为一般来说也需要在原告使用涉案商标之前;3、被告在先使用的商标已经具备一定的影响力。此处的“一定影响”并非要求在先使用的商标需要在全国具备较高的知名度,而是需要被告通过举证证明在先使用的商标在一定的领域已经具备了识别作用。4、被诉行为是被告原使用范围内的使用行为。因此,被告需要着力在使用证据及影响力证据上的准备,已维护自身因在先使用且具有一定影响力而产生的权益。

 

盾牌五:非商标性使用

 

整部商标法中其实没有非商标性使用的概念,“非商标性使用”系相对商标使用而言,核心在于使用行为不具有识别商品或服务的功能。比如某市场主体的企业名称包含了某注册商标,但该市场主体规范、完整地使用企业名称,则不构成商标法意义上对注册商标的使用。又比如说在涉外贴牌加工中在商品上贴附商标的行为,以及使用行为处于密闭空间,消费者无法从外部识别的情况等等。

 

盾牌六:合理使用

 

《商标法》第五十九条注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。该条款规定的是其他市场主体对注册商标显著性极低甚至没有的部分的正当描述性使用。当然合理使用也应当包括说明性使用。该种使用行为可以是为了说明商品或服务的特点或用途而使用他人商标,尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等,也可以是购入经商标权人许可的商品又进行转卖,在销售的过程中为推销该商品而对商标的使用。

 

盾牌六:免责情形

 

《商标法》第六十四条规定注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。该条款主要适用于在侵权成立的情况下如何免除赔偿责任。因此,如果原告在诉讼材料中没有提交自身的使用证据,被告应当在诉讼中依据该条款提出原告未使用不具有损失的抗辩。而如果被告仅是涉案商品的销售商,那么还可以提出合法来源的抗辩,即举证证明商品来源于合法途径,主要提交购销合同、发票等证据,还需要说明商品的提供者。

 

本文系对商标民事侵权案件中被告如何抗辩作了粗浅的归纳,实践中还需根据案件的具体情况引用准确的法律依据及提供尽量完备的证据,使自身的抗辩于法律有据且有事实可依。

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